REFORMA DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES

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CONTRATOS DETRANSFERÊNCIA DETECNOLOGIACONTRATOS DETRANSFERÊNCIA DETECNOLOGIA

Ana Gabriela de Gouvêa D.M. KurtzAna Gabriela de Gouvêa D.M. Kurtz

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004

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CONTRATOSCONTRATOS

•Fornecimento de Tecnologia (Know-How) - FT•Fornecimento de Tecnologia (Know-How) - FT

•Prestação de Serviços de Assistência Técnica eCientífica - SAT•Prestação de Serviços de Assistência Técnica eCientífica - SAT

•Licença de Exploração de Patente - LEP•Licença de Exploração de Patente - LEP

•Licença de Uso de Marca - LUM•Licença de Uso de Marca - LUM

•Franquia Empresarial (Franchising)•Franquia Empresarial (Franchising)

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Averbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade IndustrialAverbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade Industrial

•Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):•Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):

“Artigos 62 e 140: O contrato de licença deverá ser averbadono INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. “Artigos 62 e 140: O contrato de licença deverá ser averbadono INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros apartir da data de sua publicação. §1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros apartir da data de sua publicação.

§ 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato delicença não precisará estar averbado no INPI.” § 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato delicença não precisará estar averbado no INPI.”

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Averbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade IndustrialAverbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade Industrial

•Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):•Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):

“Artigo 211: O INPI fará o registro dos contratos que impliquemtransferência de tecnologia, contratos de franquia e similares paraproduzirem efeitos em relação a terceiros. “Artigo 211: O INPI fará o registro dos contratos que impliquemtransferência de tecnologia, contratos de franquia e similares paraproduzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro decontratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do pedido de registro ” Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro decontratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do pedido de registro ”

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Averbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade IndustrialAverbação no INPI -Instituto Nacional da Propriedade Industrial

•Efeitos da Averbação:•Efeitos da Averbação:

–Permitir a remessa das divisas ao exterior através doregistro do contrato no RDE–Permitir a remessa das divisas ao exterior através doregistro do contrato no RDE

–Permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentosefetuados no Imposto de Renda–Permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentosefetuados no Imposto de Renda

–Produzir efeitos perante terceiros–Produzir efeitos perante terceiros

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Fornecimento de Tecnologia(Know-How)Fornecimento de Tecnologia(Know-How)

•Objetiva a transferência de conhecimentos etécnicas aplicáveis na fabricação de bens ou naprestação de serviços não amparados por direitosde propriedade industrial (patente).•Objetiva a transferência de conhecimentos etécnicas aplicáveis na fabricação de bens ou naprestação de serviços não amparados por direitosde propriedade industrial (patente).

•Prazo - 5 anos, prorrogáveis por mais um períodode 5 anos, dependendo de aprovação pelo INPI.•Prazo - 5 anos, prorrogáveis por mais um períodode 5 anos, dependendo de aprovação pelo INPI.

•Tecnologia de última geração.•Tecnologia de última geração.

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Fornecimento de Tecnologia(Know-How)Fornecimento de Tecnologia(Know-How)

•Remuneração :•Remuneração :

–As regras que limitam o valor do contrato variam deacordo com a existência ou não de relação de controlesocietário, direto ou indireto, entre a empresa cedente e aempresa receptora da tecnologia–As regras que limitam o valor do contrato variam deacordo com a existência ou não de relação de controlesocietário, direto ou indireto, entre a empresa cedente e aempresa receptora da tecnologia

•Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5%da receita líquida auferida com a venda do produto ouserviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF436/58)•Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5%da receita líquida auferida com a venda do produto ouserviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF436/58)

•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais(poder discricionário do INPI)•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais(poder discricionário do INPI)

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Fornecimento de Tecnologia(Know-How)Fornecimento de Tecnologia(Know-How)

•Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a 5% da receitalíquida auferida com a venda do produto ou serviço,dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)•Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a 5% da receitalíquida auferida com a venda do produto ou serviço,dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)

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Fornecimento de Tecnologia(Know-How)Fornecimento de Tecnologia(Know-How)

•Portaria MF 436/58:•Portaria MF 436/58:

•5% - Comunicações, Combustíveis, MetalurgiaPesada, Informática e Automação•5% - Comunicações, Combustíveis, MetalurgiaPesada, Informática e Automação

•4% - Alimentos, Química e Farmacêutica•4% - Alimentos, Química e Farmacêutica

•3% - Material Elétrico•3% - Material Elétrico

•2% - Artefatos de Borracha e Matéria Plástica•2% - Artefatos de Borracha e Matéria Plástica

•1% - Móveis, Aparelhos de Rádio e Televisão•1% - Móveis, Aparelhos de Rádio e Televisão

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Fornecimento de Tecnologia(Know-How)Fornecimento de Tecnologia(Know-How)

•Tributação na Remessa ao Exterior:•Tributação na Remessa ao Exterior:

–Imposto de Renda na Fonte–Imposto de Renda na Fonte

–IOF–IOF

–CIDE–CIDE

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Serviços de Assistência Técnica eCientíficaServiços de Assistência Técnica eCientífica

Definição do INPI:Definição do INPI:

“Contratos que estipulam as condições de obtenção detécnicas, métodos de planejamento e programação, bemcomo pesquisas, estudos e projetos destinados à execuçãoou prestação de serviços especializados.”“Contratos que estipulam as condições de obtenção detécnicas, métodos de planejamento e programação, bemcomo pesquisas, estudos e projetos destinados à execuçãoou prestação de serviços especializados.”

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Contratos de ServiçosContratos de Serviços

•Requisitos:•Requisitos:

–Explicitação do custo homem/hora por categoria detécnico (valor de mercado)–Explicitação do custo homem/hora por categoria detécnico (valor de mercado)

–Prazo previsto para a prestação dos serviços ouevidenciação de que os mesmos tenham sido prestados–Prazo previsto para a prestação dos serviços ouevidenciação de que os mesmos tenham sido prestados

–Valor total da prestação dos serviços (estimativa)–Valor total da prestação dos serviços (estimativa)

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Serviços Dispensados de AverbaçãoServiços Dispensados de Averbação

•Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística(suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas àliberação alfandegária, etc..);•Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística(suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas àliberação alfandegária, etc..);

•Beneficiamento de produtos;•Beneficiamento de produtos;

•Homologação e certificação de qualidade de produtosbrasileiros, visando a exportação;•Homologação e certificação de qualidade de produtosbrasileiros, visando a exportação;

•Consultoria na área financeira;•Consultoria na área financeira;

•Consultoria na área comercial;•Consultoria na área comercial;

•Consultoria na área jurídica;•Consultoria na área jurídica;

•Consultoria visando participação em licitação;•Consultoria visando participação em licitação;

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Serviços Dispensados de AverbaçãoServiços Dispensados de Averbação

•Estudos de viabilidade econômica;•Estudos de viabilidade econômica;

•Serviços de marketing;•Serviços de marketing;

•Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos daempresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ourelatórios;•Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos daempresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ourelatórios;

•Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos aoBrasil, prestados, por exemplo, através de help-desk;•Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos aoBrasil, prestados, por exemplo, através de help-desk;

•Licença de uso de software sem o fornecimento de documentaçãocompleta em especial o código-fonte comentado•Licença de uso de software sem o fornecimento de documentaçãocompleta em especial o código-fonte comentado

•Aquisição de cópia única de software;•Aquisição de cópia única de software;

•Distribuição de software.•Distribuição de software.

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Licença de Exploração de PatenteLicença de Exploração de Patente

•Objetiva o licenciamento do direito deexplorar patente depositada ou registradano Brasil (INPI)•Objetiva o licenciamento do direito deexplorar patente depositada ou registradano Brasil (INPI)

•Licença válida durante o prazo devigência da patente:•Licença válida durante o prazo devigência da patente:

–Invenção - 20 anos.–Invenção - 20 anos.

–Modelo de Utilidade - 15 anos.–Modelo de Utilidade - 15 anos.

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Licença de Exploração de PatenteLicença de Exploração de Patente

•Requisitos:•Requisitos:

–Indicar Número e Título da Patente ou Pedido dePatente–Indicar Número e Título da Patente ou Pedido dePatente

–O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciadapertence à parte que o desenvolver, cabendo à outraparte o direito de preferência para o seu licenciamento.–O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciadapertence à parte que o desenvolver, cabendo à outraparte o direito de preferência para o seu licenciamento.

–Respeito à livre concorrência (Lei 8.884/94)–Respeito à livre concorrência (Lei 8.884/94)

–Pedido de patente–Pedido de patente

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Licença de Exploração de PatenteLicença de Exploração de Patente

•Royalties : Variam de acordo com a existência ou não derelação de controle societário, direto ou indireto, entre alicenciante e a licenciada:•Royalties : Variam de acordo com a existência ou não derelação de controle societário, direto ou indireto, entre alicenciante e a licenciada:

•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais(poder discricionário do INPI)•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais(poder discricionário do INPI)

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Licença de Exploração de PatenteLicença de Exploração de Patente

•Tributação na Remessa ao Exterior:•Tributação na Remessa ao Exterior:

–Imposto de Renda na Fonte–Imposto de Renda na Fonte

–IOF–IOF

–CIDE–CIDE

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Licença de Uso de MarcaLicença de Uso de Marca

•Objetiva o licenciamento do direito de utilizar marcaregistrada ou depositada no Brasil (INPI), sem transferirsua titularidade.•Objetiva o licenciamento do direito de utilizar marcaregistrada ou depositada no Brasil (INPI), sem transferirsua titularidade.

•Validade:•Validade:

–Prazo de vigência do registro da marca, prorrogável–Prazo de vigência do registro da marca, prorrogável

•Requisito:•Requisito:

–Indicar o Número e a Marca licenciada–Indicar o Número e a Marca licenciada

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Licença de Uso de MarcaLicença de Uso de Marca

•Royalties : Variam de acordo com a existência ou nãode relação de controle societário, direto ou indireto,entre a licenciante e a licenciada:•Royalties : Variam de acordo com a existência ou nãode relação de controle societário, direto ou indireto,entre a licenciante e a licenciada:

•Com Controle (> 50% capital votante) - 1% da receitalíquida auferida com a venda do produto ou serviço(Portaria MF 436/58)•Com Controle (> 50% capital votante) - 1% da receitalíquida auferida com a venda do produto ou serviço(Portaria MF 436/58)

•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restriçõeslegais (poder discricionário do INPI)•Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restriçõeslegais (poder discricionário do INPI)

•Marca Depositada - Royalties somente podem sercontabilizados após concessão do registro de marcapelo INPI.•Marca Depositada - Royalties somente podem sercontabilizados após concessão do registro de marcapelo INPI.

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Licença de Uso de MarcaLicença de Uso de Marca

•Dedutibilidade Fiscal - 1% da receita líquida auferidacom a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58)•Dedutibilidade Fiscal - 1% da receita líquida auferidacom a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58)

•Tributação na Remessa ao Exterior:•Tributação na Remessa ao Exterior:

–Imposto de Renda na Fonte–Imposto de Renda na Fonte

–IOF–IOF

–CIDE–CIDE

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Franquia EmpresarialFranquia Empresarial

•Regulado pela Lei 8.955/94:•Regulado pela Lei 8.955/94:

–Definição (artigo 2o) : “Franquia empresarial é osistema pelo qual um franqueador cede aofranqueado o direito de uso de marca ou patente,associado ao direito de distribuição exclusiva ousemi-exclusiva de produtos ou serviços e,eventualmente, também ao direito de uso detecnologia de implantação e administração denegócio ou sistema operacional desenvolvidos oudetidos pelo franqueador, mediante remuneraçãodireta ou indireta, sem que, no entanto, fiquecaracterizado vínculo empregatício.”–Definição (artigo 2o) : “Franquia empresarial é osistema pelo qual um franqueador cede aofranqueado o direito de uso de marca ou patente,associado ao direito de distribuição exclusiva ousemi-exclusiva de produtos ou serviços e,eventualmente, também ao direito de uso detecnologia de implantação e administração denegócio ou sistema operacional desenvolvidos oudetidos pelo franqueador, mediante remuneraçãodireta ou indireta, sem que, no entanto, fiquecaracterizado vínculo empregatício.”

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Franquia EmpresarialFranquia Empresarial

•Contrato misto•Contrato misto

•Regras mais flexíveis para remuneração•Regras mais flexíveis para remuneração

•Circular de Oferta de Franquia•Circular de Oferta de Franquia

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Averbação no INPIAverbação no INPI

•Processo de Averbação - 30 dias a contar doprotocolo na DIRTEC•Processo de Averbação - 30 dias a contar doprotocolo na DIRTEC

•Exigência - 30 dias•Exigência - 30 dias

•Expedição de Certificado de Averbação•Expedição de Certificado de Averbação

•Registro do Certificado de Averbação noBACEN (RDE) em caso de remessa depagamentos ao exterior•Registro do Certificado de Averbação noBACEN (RDE) em caso de remessa depagamentos ao exterior

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Legislação AplicávelLegislação Aplicável

•Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)•Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)

•Leis 4131/62 e 4506/64 (Capital Estrangeiro)•Leis 4131/62 e 4506/64 (Capital Estrangeiro)

•Leis 7646/87 e 8383/91 (Imposto de Renda)•Leis 7646/87 e 8383/91 (Imposto de Renda)

•RIR - Decreto 3000/1999•RIR - Decreto 3000/1999

•Portaria 436/58 atualizações•Portaria 436/58 atualizações

•Atos Normativos INPI - 135 e 136•Atos Normativos INPI - 135 e 136

•CUP e TRIPS•CUP e TRIPS

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PL 2293/2003Dep. Jorge Alberto (PMDB-SE)PL 2293/2003Dep. Jorge Alberto (PMDB-SE)

Redação Atual:

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquemtransferência de tecnologia, contratos de franquia e similares paraproduzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratosde que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias,contados da data do pedido de registro.

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PL 2293/2003PL 2293/2003

Redação proposta (Subst. Bernardo Ariston):

Art.211 (...)

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratosde que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

§ 2º O INPI enviará à Secretaria da Receita Federal doMinistério da Fazenda os dados relativos aos certificados deaverbação referentes a contratos de transferência detecnologia.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto no § 2ºdeste artigo.

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PL 2293/2003PL 2293/2003

Art. 240 - O art. 2o da Lei no. 5.648, de 11 de dezembro de1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2o- O INPI tem por finalidade principal executar, noâmbito nacional, as normas que regulam a propriedadeindustrial, tendo em vista a sua função social, econômica,jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto àconveniência de assinatura, ratificação e denúncia deconvenções, tratados, convênios e acordos sobrepropriedade industrial".

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